上知案例洞察第13期三生国健公司诉麦

第13期

作者：陈瑶瑶

职务发明认定所涉争议发明创造的技术特征与发明人在原单位履行本职工作所接触的技术方案并不要求完全相同，只要具有一定的相关性即可，对此相关性判断需综合考虑两者是否属于同一技术领域、解决的技术问题是否相同、技术手段是否具有传承性、技术差距有多大等因素，同时还应考虑非员工发明人对于发明创造研发的贡献可能性。

案情介绍

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上海知识产权法院经审理查明，张某某在原告处就任研究院副院长，与朱某某、党某、郭某某间存在上下级关系，所在部门工作内容涉及单克隆抗体新分子的发现与鉴定。郭某某向张某某发送的部分邮件、郭某某在原告处的实验记录本、党谋向郭某某发送的部分邮件等均涉及IL-4R抗体的研发，四人分别于年6月-12月间离职。被告麦济公司成立于年9月，张某某系法定代表人，朱某某担任董事，公司领导团队包括张某某、党某、郭某某等。年2月10日，被告麦济公司申请了名称为“抗人白细胞介素-4受体α单克隆抗体、其制备方法和应用”的发明专利，发明人为张某某、党某、朱某某。另查明，郭某某入职原告前从事的项目中涉及克隆肿瘤靶抗原EGFR的胞外域基因，并构建其核表达载体，其与案外人的邮件涉及EGFR抗体序列测序。年10月郭某某与被告麦济公司签订技术成果转让协议，向麦济公司转让其合法持有的测序报告、抗体序列等相关技术成果的所有权，所附技术成果资料清单中的序列同前述EGFR抗体部分序列。

上海知识产权法院认为，首先，张某某、朱某某、党某、郭某某与涉案专利技术均存在关联，该四人均系原告前员工，从原告处的离职时间距涉案专利申请均未超过一年，且在原告处均从事了技术研发工作，其中涉及IL-4R抗体的研发，该抗体系用于治疗哮喘的人源化单克隆抗体。其次，原告提供的证据显示涉案专利申请技术与原告的IL-4R项目均属抗体领域，旨在解决的技术问题相同，所涉及的制备方法类似，甚至部分实验数据也基本相同，故应认定涉案专利技术与张某某等四人在原告处的本职工作具有较强的相关性。再则，并无证据显示麦济公司受让自郭某某的EGFR抗体的序列与涉案IL-4R单克隆抗体具有关联，且麦济公司也未提供涉案专利申请技术研发的任何实验数据。因此，可以认定涉案专利申请技术系被告张某某、党某、朱某和案外人郭某某在与原告劳动关系终止后1年内作出的，且与其在原告单位承担的本职工作有关，系职务发明。

综上，上海知识产权法院判决确认“抗人白细胞介素-4受体α单克隆抗体、其制备方法和应用”的发明专利申请权归原告三生国健公司所有。判决后，各方当事人均未提起上诉。

典型意义

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近年来，专利权权属纠纷案件呈快速上升趋势，多涉及员工离职后作出的发明创造的权利归属。职务发明的认定关涉发明人与公司之间的利益平衡，尤其是离职员工再就业能力与公司利益保护之间的平衡。

一、职务发明认定的要件分析

职务发明认定依据的法条主要是专利法第六条和专利法实施细则第十二条。专利法第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。专利法实施细则第十二条规定，执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指在本职工作中作出的发明创造，履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造，或者退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

从上述条文来看，员工离职后作出的发明创造只要满足时间性和相关性两个条件，就应当被认定为职务发明，专利申请权归属于原单位所有。时间性指的是，专利技术方案系员工退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出。相关性，包含离职员工在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务的认定，以及专利技术方案与离职员工在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务相关性的认定。

实践中，对于专利技术方案与本职工作相关性的认定往往存在较大分歧。从条文本身来看，其采用的是“有关”的表述，文字内涵较为宽泛，亦未有相关规定对“有关”进行解释，由此导致了实践中理解的分歧，包含技术特征相同或者等同标准、领域功能效果标准、技术方案相关标准等。对此，如果把握标准过严，不利于单位利益的保护；如果把握标准过宽，则将不合理限制离职员工的再就业。

二、相关性的具体认定标准

发明创造的实质系具体技术方案，争议发明创造与发明人在原单位履行本职工作的相关性判断可从以下四个方面去把握：

一是区别于技术特征相同或者等同标准。前员工的职务发明规制的是员工离职后利用其掌握的原单位的技术成果完成新的发明创造，鉴于发明创造完成需要一定的时间跨度，立法对1年时间的规定已经体现了价值选择的结果，而技术特征相同或者等同标准需要进行全部技术特征比对，如果要求全部技术特征在原单位的技术成果中均有体现，无疑系对“有关”内涵的重大限缩。同理，创造性标准要求发明创造的主要发明点在原单位的技术成果中已有体现，亦是对“有关”内涵在质和量上的限缩。

二是区别于领域功能效果标准。员工的本职工作虽与技术工作相关，但由于技术领域相同、解决问题相同、功能效果相同的发明创造在具体技术方案上可能差异巨大，故无需进行技术比对。因此，简单适用领域功能效果标准实质上完全脱离了具体技术内容，容易扩大“有关”的内涵，进而不合理限制离职员工的再就业。

三是技术方案相关标准的适用。发明创造的实质系具体技术方案，技术方案相关标准实质上系对领域功能效果标准的进一步限缩，要求对两者的技术方案进行比对，判断两者的技术差距有多大，在技术方案上是否具有传承性等，同时其又低于创造性标准，无需囿于专利发明点的限制。

四是兼顾非员工发明人。当单位主张职务发明的发明创造具有多个发明人，其中既有单位前员工，又有非员工时，应注意非员工发明人对于发明创造研发的贡献可能性。如果在非员工发明人同时具有该领域较强的技术研发能力，且专利技术与原单位技术存在较大差异的情况下，不能简单认定专利技术构成原单位的职务发明。

三、本案相关性的认定

首先，涉案专利申请涉及抗人白细胞介素-4受体α单克隆抗体、其制备方法和应用，解决的问题是研制高效特异的IL-4受体阻断抗体阻断IL-4信号通路为哮喘等过敏性病症的治疗带来新的选择。原告提供的证据显示原告在、年间亦进行了IL-4R单克隆抗体的研发，通过开发针对IL-4R的抗体，阻断IL-4、IL-13介导的信号传递，达到治疗哮喘及过敏性皮炎的效果。可见，涉案专利申请技术与原告的IL-4R项目均属抗体领域，解决的技术问题相同。

其次，涉案专利申请技术制备方法涉及利用实验室制备的IL-4Rα抗原免疫小鼠，将小鼠脾细胞与杂交瘤细胞融合，利用IL-4Rα胞外段抗原筛选出阳性细胞株，在验证对IL-4/IL-13与IL-4Rα结合的阻断并确实抑制IL-4/IL-13的功能后获得目标细胞株，进行人源化改造，分离或者纯化人源化的抗人IL-4R单克隆抗体。专利实施例1可溶性IL-4Rα胞外段FC标签和Flag标签抗原、阳性抗体Dupilumab及IL-4、IL-13的制备，实施例2hIL-4RαECD-FC的免疫，实施例3杂交瘤融合和筛选，实施例4鼠源的抗人hIL-4RC单克隆抗体对IL4/IL-13结合hIL-4RαECD-Fc的阻断，实施例5鼠源的抗人hIL-4Rα克隆抗体对IL-4诱导的TF-1细胞增殖的抑制，实施例6鼠源的抗人hIL-4Rα单克隆抗体亲和力的测定，实施例7鼠源的抗人hIL-4Rα单克隆抗体序列的测定，实施例8抗人hIL-4Rα单克隆抗体的人源化，实施例9人源化的抗人IL-4Rα单克隆抗体对IL-4Rα的亲和力，实施例10人源化的抗人hIL-4Rα单克隆抗体对外周血来源B细胞的IgE分泌的抑制。前述10个实施例涉及涉案专利申请技术制备方法的具体实施，专利权利要求涉及的具体序列即系在实施例7、8中测定所得。原告提供的证据显示其在、年间亦进行的IL-4R单克隆抗体研发，开发方案涉及免疫、筛选与鉴定，其中免疫方案与涉案专利实施例2类似，筛选与鉴定方案涉及阻断IL-4与IL-4R结合、TF1细胞体外增殖抑制、检测对IL-4R的亲和力、序列调取和分析、抗体人源化。郭某某在原告处的离职交接清单中包括IL-4R杂交瘤筛选实验记录本、IL-4R功能筛选实验记录本、IL-4R功能筛选电子数据、IL-4R杂交瘤细胞株清单、IL-4R杂交瘤纯化抗体、IL-4R杂交瘤基因序列等，其中，功能筛选实验记录本具体涉及IL-4R抗体对IL-4刺激TF1细胞增殖的抑制效果，建立IL-4R抗体ELISA阻断筛选模型，IL-4R抗体相对亲和力测定，IL-4R抗体对PBMC中IgE分泌的影响等，专利实施例10与该记录本的相应内容基本相同。可见，涉案专利申请技术与原告的IL-4R项目所涉及的制备方法类似，甚至部分实验数据也基本相同，意味着两者的具体技术方案存在较大相关性。

最后，被告麦济公司主张涉案专利抗体序列由案外人郭某某在入职原告公司前研发，其司受让该专利抗体序列后，在该抗体序列基础上研发形成了涉案专利技术成果，故专利技术实质来源于非员工发明人的技术贡献。对此，被告麦济公司提供的在案证据显示郭某某在入职原告公司前研发的技术系针对EGFR抗体的序列，但并无证据显示该抗体与涉案IL-4R单克隆抗体具有关联。被告麦济公司也未提供涉案专利申请技术研发的任何实验数据，故其主张涉案专利申请技术系在受让序列基础上的人源化改造、氨基酸序列转换的意见不能成立。

案例索引

案号：上海知识产权法院（）沪73民初号

合议庭成员：凌崧、陈瑶瑶、吴惠丽

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上海知产法院原创作品

作者：陈瑶瑶

责任编辑：陈腾云

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